La jurisprudence vient au secours des victimes de patent trolls

By 21 November 2012

Les solutions jurisprudentielles – Section 4.

Dans les sections précédentes, nous avons analysé quelques pistes de solutions qui s’offraient aux entreprises, en l’état actuel du droit. Outre les initiatives privées, la jurisprudence vient au secours des victimes de patent trolls. Nous avons étudié plus haut le cas BlackBerry qui illustrait bien les problèmes et dérives causés par les patent trolls. Il est probable qu’à l’époque, si l’affaire avait été portée devant un jury, la société RIM aurait écopé d’une injonction de cessation. Mais le vent est en train de tourner.

§1. eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C.

Partons ici encore, d’un cas de jurisprudence : le cas eBay172. eBay, Inc., fondée en 1995, constitue la plus grande communauté d’achat et de vente de biens et services en ligne. Tout qui a déjà utilisé le site connait la fonction « Buy it now » qui permet à un acheteur d’acquérir immédiatement l’article qui l’intéresse, pour un prix fixé au préalable par le vendeur et d’ainsi clore les enchères. Le problème est que cette technologie est protégée par un brevet173 déposé par la société MercExchange174, qui couvre tant la méthode que l’équipement pour un site d’enchères électroniques fonctionnant par le biais d’un réseau informatique175. Bien que des négociations aient eu lieu entre MercExchange et eBay afin de trouver un accord sur une licence d’exploitation, elles n’aboutirent pas. eBay continua à utiliser la technologie et la conséquence en fut, à l’issue d’un procès devant le United States District Court for the Eastern District of Virginia, une condamnation au paiement de dommages et intérêts s’élevant à 35 millions de dollars176. Par contre, la Cour n’a pas prononcé d’injonction de cessation à l’encontre du défendeur, ce qui aurait empêché eBay de continuer à utiliser la technologie « Buy it now ». En appel, la décision fut réformée par la United States Court of Appeals for the Federal Circuit qui considéra qu’il n’y avait aucune raison pour le District Court de s’écarter de la règle générale qui stipule qu’une injonction permanente doit être prononcée en cas de violation d’un brevet, sauf circonstances exceptionnelles177. Les défendeurs déposèrent alors une petition for a writ of certiorari178 devant la Cour Suprême. Celle-ci, dans un texte relativement court, soutint que le four-factor test utilisé par les courts of equity179 qui vise à déterminer si le mécanisme de l’injonction permanente est approprié, doit également être appliqué dans les litiges ayant trait à des brevets180.

Qu’est-ce à dire ? Le demandeur doit, à présent, pour obtenir une injonction de cessation permanente à l’encontre du défendeur, établir : (1) qu’il a subi un préjudice irréparable; (2) que les autres sanctions légales, tels que des dommages et intérêts, sont inadéquates pour compenser le préjudice subi; (3) qu’au vu des retombées négatives que subiraient tant le demandeur que le défendeur, une sanction en équité est requise; et (4) qu’une injonction permanente ne préjudicierait pas l’intérêt public.

La pratique de l’injonction automatique qui prévalait jusqu’ici181, lorsqu’une contrefaçon était constatée, est définitivement abandonnée. La Cour suprême précise également que l’injonction ne doit pas non plus être refusée au seul motif que le demandeur n’exploite par l’invention brevetée : c’est ce dernier argument que le juge de première instance avait retenu pour refuser l’octroi de l’injonction.

Bien que la décision de la Cour suprême ait été prise de manière unanime, deux concurring opinions182 furent formulées. La première, rédigée par le Chief Justice Roberts, précise l’importance de la jurisprudence passée pour apprécier la sanction appropriée pour une violation d’un brevet et ce, afin de promouvoir la sécurité juridique : la sanction traditionnelle reste l’injonction permanente. Bien qu’elle confirme partiellement la première, la seconde opinion, proposée par le Juge Kennedy, insiste sur le fait que les circonstances d’aujourd’hui sont différentes de celles d’antan et qu’appliquer le mécanisme de l’injonction permanente dans la plupart des cas pourrait ne plus être approprié. Le juge mentionne les NPE et, sans les nommer, les patent trolls, ces firmes qui utilisent « une injonction [ou plutôt la menace d’une injonction] comme outil de négociation afin d’obtenir des royalties exorbitantes de la part d’entreprises qui cherchent à acheter des licences pour exploiter le brevet »183. Dans de tels cas, des dommages et intérêts semblent être la solution appropriée, une injonction permanente risquant de desservir l’intérêt public. Il mentionne également les brevets sur les business methods, potentiellement vagues et d’une validité parfois suspecte ainsi que les innovations cumulatives.

Les United States District Court for the Eastern District of Virginia confirma le refus d’octroyer une injonction de cessation permanente et estima que des dommages et intérêts étaient le remède approprié184. Finalement, un accord, resté à ce jour confidentiel, est intervenu, en février 2008, entre eBay et MercExchange, le premier rachetant les trois brevets litigieux ainsi que d’autres inventions et une licence sur un autre portefeuille de brevets185.

L’institution du four-factor test dans le contentieux des brevets constitue un véritable « coup de semonce »186 à l’égard des patent trolls. Finies les injonctions permanentes automatiques, place au four-factor test. Depuis lors, il semble que les Cours et tribunaux suivent ce nouveau courant jurisprudentiel187.

Cette décision, tant elle est fondamentale, mérite d’être commentée et critiquée. Premièrement, il est assez surprenant d’observer un revirement de jurisprudence aussi radical et lourd de conséquences. Que la Cour renverse le précédent est, en soi, acceptable188; qu’elle motive sa décision de manière aussi succincte l’est moins. Il est regrettable qu’aucune explication ne soit fournie quant aux raisons qui ont mené la Cour à s’écarter d’une jurisprudence établie depuis près d’un siècle.

Ensuite, la décision déforce, en quelque sorte, les prérogatives du droit de propriété que le brevet matérialise. Si le sacro-saint droit d’exclure les tiers d’utiliser ce qui est protégé par le brevet est mis en cause, n’est-ce pas vider le droit de propriété de sa substance ? Si la sanction pour contrefaçon ne consiste « plus qu’en » des dommages et intérêts, cela risque de stimuler la violation du droit du brevet. Pourquoi investir des ressources, ex ante, pour explorer l’état de la technique, découvrir un éventuel brevet et un éventuel breveté, conduire des négociations avec celui-ci et enfin payer la licence d’exploitation si, même en cas de poursuites du breveté, le seul risque est de devoir payer des dommages et intérêts ?

Enfin, selon A. Beckerman-Rodau, la Cour suprême fait preuve de judicial activism, de « militantisme jurisprudentiel »189 car (1) elle ignore le cadre posé par la Constitution; (2) elle rejette la caractéristique de droit de propriété du brevet; et (3) démontre un manque de confiance dans le marché libre.

§2. Autres cas pertinents190

Si le cas discuté ci-avant est probablement le plus illustratif quant au courant jurisprudentiel qui s’emploie à réduire l’impact des patent trolls, d’autres cas récents méritent également d’être évoqués car ils limitent également, à leur manière, les moyens utilisés par les NPE.

Nous l’avons dit plus haut, les Non-Practicing Entity NPE détiennent souvent des brevets qui, s’ils ne sont pas toujours d’une qualité douteuse, portent souvent sur des domaines pour lesquels le mécanisme du brevet n’est pas toujours approprié. La jurisprudence s’emploie également à corriger les effets potentiellement néfastes de ces brevets peu clairs. Très récemment, dans KSR International v. Teleflex191, la Cour suprême a renforcé le contrôle sur le caractère « non-évident » des brevets, facilitant ainsi l’annulation de brevets portant sur des inventions qui ne présenteraient pas une caractéristique « non-évidente » suffisante, particulièrement dans le cas d’inventions incrémentales ou ne consistant qu’en une simple combinaison d’éléments préexistants192. Cela renforce également les exigences au moment de la délivrance du brevet, l’USPTO citant l’arrêt dans 60% des cas de rejets dus au caractère évident de l’invention proposée193.

Dans Quanta Computer v. LG Electronics194, la Cour suprême réaffirme et clarifie la doctrine de l’exhaustion195, de l’épuisement, dans le domaine des brevets. Il est dorénavant plus difficile pour un breveté d’obtenir gain de cause dans une action en contrefaçon menée à l’encontre d’une partie ayant acheté des produits brevetés auprès d’un détenteur de licence et les ayant inclus dans ses propres produits.

A notre sens, l’introduction du four-factor test, dans les litiges ayant trait aux brevets, est une avancée fondamentale dans le combat contre les trolls. Il permet, non seulement, d’encadrer le recours au mécanisme de l’injonction de cessation permanente mais renforce également la sécurité juridique : le défendeur est à présent plus à même d’estimer le risque potentiel d’entamer une action en justice.

Lire le mémoire complet ==> (Les Patent Trolls : Approche descriptive et prospective)
Mémoire-recherche en vue de l’obtention du titre de Master en Ingénieur de gestion
Université CATHOLIQUE DE LOUVAIN – LOUVAIN SCHOOL OF MANAGEMENT

Table des matières :
ce – Patent trolls

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172 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).
173 U.S. Patent 5,845,265.
174 MercExchange détient un certain nombre de brevets qui portent sur des business methods.
175 A l’origine, MercExchange avait, dans sa demande, allégué que le défendeur violait également les brevets U.S. Patent Nos. 6,085,176 et 6,202,051. La Cour n’a pas reconnu de violation quant au premier et le second fut déclaré invalide.
176 MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc., 275 F. Supp. 2d 695 (E.D. Va. 2003).
177 MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc., 401 F. 3d 1323 (Fed. Circ. 2005).
178 Une petition for a writ of certiorari est un document par lequel la partie perdante demande à la Cour Suprême de réformer la décision d’un niveau de juridiction inférieur.
179 Dans les systèmes juridiques relevant des principes du common law, une court of equity ou chancery court est un tribunal qui statue “en équité”, selon les principes juridiques de l’equity. Ceux-ci sont des principes qui complètent les règles de droit, lorsque l’application de ces dernières seules n’est pas appropriée. Ceci confère un large pouvoir discrétionnaire au juge. Précisons, pour autant que de besoin, que discrétionnaire ne se confond pas avec arbitraire.
180 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).
181 Voyez, par exemple, Continental Paper Bag Co. v. Eastern Paper Bag Co., 210 U.S. 405 (1908).
182 Une concurring opinion est une opinion écrite formulée par un ou plusieurs juges, qui soutient la décision prise par la majorité de la Cour mais donne des motifs différents pour la justifier.
183 eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006), concurring opinon du Justice Kennedy.
184 MercExchange, L.L.C. v. eBay, Inc., 500 F.Supp.2d 556 (E.D. Va. 2007).
185 EBAY, INC., « eBay Inc. and MercExchange, L.L.C. Reach Settlement Agreement », http://www.ebayinc.com/search?query=mercexchange#20080228005871 (consulté le 19 juillet 2010).
186 M.-G. PLASSERAUD, « Les patent trolls, mauvais génies du monde des brevets », 2008, Paris, Institut de recherche en propriété intellectuelle.
187 Voyez, entre autres, z4 Technologies Inc. v. Microsoft Corp., 434 F. Supp 2d 437 (E.D. Tex. 2006); Transocean Offshore Deepwater Drilling Inc. v. GlobalSantaFe Corp., 2006 WL 3813778 (S.D. Tex. 2006). Remarquons que ces deux cas ont été jugés au Texas, le second dans l’Eastern District. La « république bananière » (voyez supra) des brevets serait-elle en train de s’adoucir vis-à-vis des contrefacteurs ? Voyez aussi, très récemment, Monsanto v. Geertson Seed Farms, Case 09-475.
188 Voyez les tensions qui peuvent exister entre cohérence des décisions, qui renforce la sécurité juridique, et flexibilité, qui permet à la jurisprudence de s’adapter aux circonstances de son temps.
189 A. BECKERMAN-RODAU, « The Supreme Court Engages in Judicial Activism in Interpreting the Patent Law in eBay, Inc. v. MercExchange, L.L.C. », Tulane Journal of Technology & Intellectual Property, 2007, vol. 10, n° 1, p. 165.
190 Pour un relevé, une discussion et une classification de cas de jurisprudence post-eBay, voyez S. SUBRMANIAN, « Different Rules for Different Owners: Does a Non-Competing Patentee Have a Right to Exclude? A Study of Post-Ebay Cases », CCP Working Paper, 2007, n° 07-18, pp. 32 – 44.
191 KSR International Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007).
192 PRICEWATERHOUSECOOPERS, « 2009 Patent Litigation Study: A closer look – Patent litigation trends and the increasing impact of nonpracticing entities », 2009, http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2009-patent-litigation-study.pdf (consulté le 8 août 2010), p. 3.
193 M. NOWOTARSKI, « Using KSR to Overcome an Obviousness Rejection », Intellectual Property Today, Septembre
2007, http://www.iptoday.com/articles/2007-09-nowotarski.asp? (consulté le 20 juillet 2010).
194 Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008).
195 Selon cette théorie jurisprudentielle, une fois que le titulaire du brevet vend un article breveté, il ne peut réclamer des royalties aux acheteurs subséquents du même article breveté. La vente autorisée d’un article breveté épuise donc, en quelque sorte, les droit du breveté. Voyez, sur le sujet, E. VAN VLIET, « Quanta and Patent Exhaustion: The Implications of the Supreme Court’s Decision in Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. One Year Later », Minnesota Journal of Law, Science & Technology, 2010, vol. 11, n° 1, pp. 453-475.