Réformer le droit des brevets – Etats-Unis

By 23 November 2012

Réformer le droit des brevets – Section 4.

La réforme du droit des brevets est un sujet d’actualité, depuis de nombreuses années, aux Etats-Unis : après le Patent Reform Act de 2005, non entré en vigueur, celui de 2006, non entré en vigueur, celui de 2007, non entré en vigueur, celui de 2008, non entré en vigueur, celui de 2009, non entré en vigueur, voici celui de 2010212. Entrera-t-il en vigueur ?

La section 2 du texte prévoit le passage du standard dit du premier inventeur, first-to-invent213, à celui dit du premier déposant, first-to-file214. Les Etats-Unis font aujourd’hui figure d’exception dans le monde de la propriété intellectuelle et cette modification du Patent Act consisterait en un alignement, entre autres, sur les systèmes européens et japonais. L’avantage de ce nouveau modèle git dans la sécurité juridique accrue qu’il procure : ce qui est ou n’est pas compris dans l’état de la technique est bien plus aisément identifiable. La seule exception au principe a trait à certains éléments rendus public un an avant le dépôt de la demande de brevet. Ceux-ci ne seront pas considérés comme compris dans l’état de la technique s’ils ont été rendus publics par l’inventeur lui-même ou quelqu’un qui a obtenu les informations directement ou indirectement de la part de l’inventeur. Une nouvelle procédure visant à régler les conflits ayant trait à la détermination du véritable inventeur est prévue.

La section 2 prévoit également que l’action en contrefaçon ne pourrait plus être introduite que par « une personne qui a subi un dommage concurrentiel » et non plus par « toute personne ». Cette règle s’appliquerait également aux litiges en cours. Selon certains observateurs, une telle règle rendrait les actions « initiées par des entreprises sans opérations commerciales »215 très difficiles et mettrait fin aux actions en justice initiées par les trolls. Pour d’autres, il faudra attendre que les tribunaux établissent les limites du concept de « personne qui a subi un dommage concurrentiel »216.

La section 4 s’intéresse aux dommages et intérêts et prévoit des procédures généralement plus favorables aux défendeurs d’une action en contrefaçon. Lors des réformes proposées précédemment, cette section a fait figure de véritable pierre d’achoppement entre les différents lobbies industriels et a probablement contribué substantiellement aux échecs que l’on sait. Le texte de 2010 en propose une version allégée. Le tribunal est à présent chargé de déterminer les méthodes et facteurs appropriés pour estimer le montant adéquat des dommages et intérêts et ne considérera que lesdites méthodes et facteurs. L’exigence de motivation est renforcée.

La « contrefaçon volontaire » ou willful infringement qui, si elle était constatée par le juge, pouvait mener à un triplement des dommages et intérêts dus au breveté, ne serait à présent constatée que si le défendeur a été « objectivement imprudent ». La connaissance de l’existence d’un brevet n’est pas suffisante pour conclure à la contrefaçon volontaire et une notification faite par le breveté avant le procès peut être probante seulement si elle identifie clairement le brevet litigieux, le produit ou procédé qui le viole et si elle comprend une explication quant à la manière dont le produit ou le procédé contrevient au brevet.

La section 6 prévoit une nouvelle procédure de réexamen qui fournit plus de motifs pour contester la validité d’un brevet. Celle-ci doit être initiée endéans les 9 mois de la délivrance du brevet et être achevée endéans l’année. La contrepartie à cette procédure plus large, qui sera gérée par une commission de juges administratifs, est l’évaluation plus rigoureuse de la demande de réexamen : il faut une « probabilité raisonnable de succès ».

La section 8 vise à corriger le problème du forum shopping. Les parties ne pourront plus saisir qu’un tribunal situé là où (1) le défendeur a son siège social; (2) le défendeur conduit la majorité de ses opérations; (3) le défendeur est situé de manière permanente et a commis des actes de contrefaçons graves; ou (4) le demandeur réside s’il est une organisation sans but lucratif ou un inventeur individuel. De plus, le texte autorise un tribunal saisi d’une affaire de contrefaçon à se dessaisir à l’égard d’un autre si ce dernier est « clairement plus approprié ».

La section 9 autorise l’USPTO à adapter ses taxes afin de recouper les coûts ayant trait à l’examen et la délivrance de brevets, ainsi que ceux liés à l’enregistrement de marques déposées.

La section 16 prévoit un programme pilote de dix ans visant à former les juges de certains district courts aux spécificités des litiges ayant trait aux brevets afin d’améliorer leur efficacité.

D’autres réformes, ayant trait, entre autres, à la description du procédé pour réaliser l’invention, à la mauvaise foi ou au lieu de résidence des juges du Federal Circuit sont également prévues par le texte mais nous n’en discuterons pas ici217.

Outre les limites importantes posées par la section 2 en termes de qualité du demandeur, la limitation des dommages et intérêts ainsi que l’évaluation plus stricte de la notion de contrefaçon volontaire réduisent sensiblement l’attrait d’une action en justice pour les trolls. S’ils sont moins à même d’extraire un profit important d’actions en justice, ils perdent une partie de leurs moyens de pression. Couplée à une meilleure formation des juges, une limitation sévère de la pratique du forum shopping enlève encore des atouts au troll. De plus, le système de réexamen des brevets, plus pratique et rapide, permettra au défendeur de contester la validité d’un brevet détenu par un troll de manière plus efficiente, hors des Cours et tribunaux. Finalement, un Office des brevets mieux financé permettra d’éviter la délivrance de brevets de mauvaise qualité.

L’entrée en vigueur du texte dépendra, comme à chaque fois, du rapport de forces qui existe entre les lobbies industriels qui dominent l’innovation américaine : il s’agit, principalement, d’une part, de l’industrie informatique, presqu’unanimement favorable au nouveau texte, et, de l’autre, de l’industrie pharmaceutique et des sciences de la vie, plus réticente218. L’on peut analyser cette opposition à travers l’impact qu’ont les patent trolls sur ces deux secteurs. On le sait, l’industrie informatique est infiniment plus touchée par les trolls que les autres : le caractère hautement cumulatif de ses innovations en fait la cible idéale. L’industrie pharmaceutique n’est pas une victime des trolls et est opposée à la réforme pour au moins deux raisons principales. Les entreprises de ce secteur possèdent un petit nombre de brevets, souvent obtenus après plusieurs années de recherche, desquels elles tirent une majorité de leurs revenus. Ainsi sont-elles défavorables à toute mesure qui aurait pour effet de déforcer le droit de propriété matérialisé par le brevet; au contraire, certaines militent même pour une protection accrue. Selon cette industrie, les mesures proposées auront pour effet d’encourager la contrefaçon en poussant certains acteurs à « prendre un risque calculé »219. Avant qu’un consensus ne soit trouvé entre ces deux géants de l’innovation américaine, il est fort peu probable qu’une quelconque réforme ne soit mise en œuvre.

Selon nous, cette réforme ne résoudra pas le problème des trolls en soi en ce sens qu’elle ne les fera pas disparaître. Il reste qu’elle permettra, comme nous l’avons dit plus haut, de les désarmer, de leur ôter une partie de leur moyens de pression ainsi que de rendre l’environnement juridique moins propice à leurs pratiques. Ce texte ne s’attaque pas aux racines du mal mais il tente d’en maîtriser et d’en corriger les conséquences du droit actuel.

Lire le mémoire complet ==> (Les Patent Trolls : Approche descriptive et prospective)
Mémoire-recherche en vue de l’obtention du titre de Master en Ingénieur de gestion
Université CATHOLIQUE DE LOUVAIN – LOUVAIN SCHOOL OF MANAGEMENT

Table des matières :
ce – Patent trolls

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209 Le terme continuing patent application comprend les continuations application, divisional application et continuation-in-part application. Une continuation application désigne une demande dans laquelle l’inventeur indique des revendications supplémentaires sur une invention pour laquelle il a préalablement introduit une demande de brevet, qui n’a pas encore abouti. La divisional application revendique une invention indépendante de celle pour laquelle l’inventeur a déposé une demande de brevet : cette première demande est scindée en deux ou plusieurs demandes indépendantes. La continuation-in-part application ajoute à une demande préalablement introduite, non seulement des revendications supplémentaires mais aussi de la matière nouvelle, non divulguée au préalable.
210 Le but de ce document, l’examination support document, est de décourager les demandeurs trop revendicatifs. Il doit, en effet, comporter tant d’informations que sa réalisation demande un investissement considérable. Voyez 37 CFR Part 1, Changes To Practice for Continued Examination Filings, Patent Applications Containing Patentably Indistinct Claims and Examination of Claims in Patent Applications; Final Rule, Federal Register, vol. 72, n°. 161, p.46716, §1.265.
211 Triantafyllos T. v. Jon W. Dudas, et al. consolidated with Smithkline Beecham Corporation v. Jon W. Dudas, et al., 541 F. Supp.2d 805 (E.D. Va. 2008).
212 Il prend la forme d’un amendement. Amendment in the nature of a substitute to S. 515 to amend title 35, United States Code, to provide for patent reform.
213 Dans un tel système, c’est le premier inventeur, à condition qu’il ait été suffisamment diligent, qui a droit à la protection offerte par le brevet même si, entre le moment de son invention et son dépôt de demande de brevet, un autre inventeur a également introduit une demande.
214 Ici, c’est tout simplement la première personne à déposer une demande de brevet qui recevra la protection prévue par le brevet, peu importe la date de l’invention.
215 R. RIDDLE, W. ROTHWELL et D. CASPER, « Defending False Marking Suits », Baker Botts LLP – Intellectual Property Report, 2010, vol. 7, n° 4.
216 V. LOTEMPIO, « “Patent Reform Act of 2010” and False Marking Rule Change », 6 mars 2010, http://www.lotempiolaw.com/2010/03/articles/businesscorporate/patent-reform-act-of-2010-and-false-marking- rule-change/ (consulté le 5 août 2010).
217 Voyez, pour un examen détaillé, E. KWOK, K. WANG et G. WEBB, « Overview of the Proposed Patent Reform Act of 2010 », Hayesboone, 2010, http://www.haynesboone.com/files/Publication/9bbac289-c2c6-447a-ad82-
77d39b4ef017/Presentation/PublicationAttachment/1b2be6bc-dcb4-470c-8f96-8201c49ed0ec/Proposed_Patent_Reform_Act_2010.pdf (consulté le 27 juillet 2010).
218 Voyez R. E. THOMAS, « Vanquishing Copyright Pirates and Patent Trolls: The Divergent Evolution of Copyright and Patent Laws », American Business Law Journal, 2006, vol. 43, n° 4, pp. 689-739 dans lequel l’auteur discute de l’économie politique de la réforme des brevets et propose une comparaison éclairante avec l’évolution des droits d’auteur. Alors que l’on va vers une protection plus faible des intérêts des détenteurs de brevets, les auteurs, protégés par le copyright, ont vu leur protection renforcée.
219 A. MYNARD, « Réforme du système des brevets américains : quelles conséquences pour les industriels de l’informatique et des sciences de la vie ? », Bulletins électroniques, 2010, http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/63617.htm (consulté le 28 juillet 2010).