Sanctions de la contrefaçon : Dommages, intérêts et Interdiction

By 28 April 2012

2 – Les sanctions de la contrefaçon

A – Dommages et intérêts

En France, la sanction de la contrefaçon n’a pas un caractère de vengeance à l’égard du vilain contrefacteur. En effet le mécanisme de la responsabilité civile donne droit uniquement à réparation dès lors qu’il y a préjudice selon l’adage :

« Le préjudice, tout le préjudice, mais rien que le préjudice. »

Ce mécanisme vise à restaurer la partie lésée dans ses droits. Aussi dès qu’il a été jugé que le brevet était valable et qu’il était bel et bien contrefait, le juge ordonne le calcul des dommages et intérêts qui seront versés au breveté et fait le plus souvent appel pour cela à un expert spécialisé. Celui-ci utilise une méthode de calcul immuable comprenant les étapes suivantes :

a) choix de l’assiette de calcul

Il est rare que l’invention protégée par le brevet soit un produit vendu à part. Le plus souvent, l’aspect innovant est inclus dans un « tout commercial » qui est vendu dans son ensemble. L’assiette de calcul est alors le chiffre d’affaire réalisé sur ce tout commercial pendant toute la période des agissements de contrefaçon. Bien entendu ces agissements ne peuvent commencer qu’après la naissance du droit de brevet, soit à la date de dépôt de la demande. La prescription par trois ans fait par ailleurs remonter le début de cette période au plus tôt à trois ans avant l’assignation. La période concernée s’arrête soit avec les agissements, soit avec le jugement, voire au-delà au moins en théorie dans le cas où l’interdiction n’aurait pas été prononcée et que le contrefacteur se proposerait de faire appel de la décision le condamnant.

b) calcul des ventes qu’aurait pu réaliser le breveté

Dans cette optique de la réparation d’un préjudice, ce ne sont pas les ventes effectives du contrefacteur qui comptent, mais bien celles qu’aurait pu réaliser le breveté. Il est par suite tenu compte des capacités de production ou de vente du breveté. Les conditions du marché qui, elles, s’imposent aussi bien au contrefacteur qu’au breveté sont aussi appréciées.

c) évaluation du manque à gagner pour le breveté

– si le breveté exploite lui-même l’invention, le préjudice consiste dans le gain manqué égal au produit des ventes précédentes et du bénéfice réalisé par le breveté par ensemble vendu ;

– si le breveté n’exploite pas, mais fait exploiter par un ou plusieurs licenciés, le préjudice consiste pour lui à être privé de redevances. Ces dernières sont estimées égales au gain précédent multiplié par le pourcentage de la redevance de licence ;

– si enfin personne n’exploite l’invention du côté du breveté, il est admis de considérer que le contrefacteur est un licencié qui s’est imposé. Le préjudice est calculé comme dans le cas précédent sauf que le pourcentage de licence est précisé dans le jugement. Il est plutôt fixé à une valeur de deux ou trois points supérieure à ce qui se pratique dans la profession pour lui valoir tout de même valeur de punition (par exemple 8% du chiffre d’affaire au lieu de 5%).

En pratique, la réparation moyenne qui est allouée au breveté par le juge est de l’ordre de 30 000 euros [TRIET G., 2000]. Toujours entre 1991 et 1996, 9 décisions de justice sur 82 ont attribué plus de un million d’euros de dommages et intérêts. Cela paraît largement sous-évalué. Comme certains spécialistes le résument, le brevet français rapporte à la mesure de ce qu’il vaut [Commission d’Information pour l’Entreprise de l’AAAF,2002]. En fait, les magistrats craignent souvent de condamner à tort, ce qui explique le caractère dérisoire des sanctions pécuniaires. Ce n’est pas le cas dans d’autres pays comme les Etats-Unis ou l’Allemagne.

Quoi qu’il en soit, cette méthode de calcul est très révélatrice du pouvoir dissuasif effectif d’un brevet. Celui-ci sera en effet très différent selon les situations respectives du breveté et du contrefacteur sur le marché. Un contrefacteur puissant, capable de vendre beaucoup plus que le breveté, pourra s’offrir le luxe d’une condamnation sans souffrir réellement de pertes. Prendre l’initiative de contrefaire en l’absence de toute exploitation par ailleurs peut aussi être rentable. En revanche la petite société qui contrefait le brevet d’une entité à forte capacité d’exploitation peut être condamnée à payer des dommages et intérêts tels qu’il ne lui reste plus ensuite qu’à mettre la clé sur la porte. Ce point attire l’attention sur un quatrième paramètre influençant l’issue du procès : le rapport de force entre breveté et contrefacteur.

B – Interdiction

La menace d’une autre sanction, à savoir l’interdiction, est souvent beaucoup plus dissuasive notamment pour les grosses sociétés tentées de contrefaire. Elle joue en fait à deux niveaux :

a) l’interdiction provisoire

Dans ce cas, le procès proprement dit n’a pas encore commencé, seule l’assignation ayant eu lieu dans le cadre de l’action principale. Le breveté saisit alors le juge des référés pour une action dite secondaire visant à une interdiction provisoire. Il s’agit en fait de faire prononcer une décision de justice interdisant au présumé contrefacteur de poursuivre son exploitation de l’invention brevetée. L’interdiction est dite provisoire en ce sens qu’elle pourra le cas échéant être remise en cause ultérieurement par le juge du fond de l’action principale. Bien sûr, avant d’ordonner une telle mesure extrêmement pénalisante pour le présumé contrefacteur, le juge des référés s’entoure de garanties. Il s’assure entre autres que :

– l’action est engagée sur la base d’un brevet et non d’une simple demande,

– l’action principale au fond apparaît sérieuse, c’est-à-dire qu’à première vue, le brevet semble valable et la portée du brevet s’étendre à l’objet contrefaisant, et

– l’action principale a été engagée dans un bref délai (en pratique de l’ordre de six mois) à compter du jour où le breveté a eu connaissance des agissements du présumé contrefacteur, cet aspect allant de paire avec le caractère d’urgence de la cessation de ces agissements pour la survie du breveté.

Malgré ces précautions, le juge des référés qui craint tout de même de léser le présumé contrefacteur, demande parfois que le breveté constitue des garanties financières destinées à indemniser le présumé contrefacteur de l’éventuel préjudice que l’interdiction provisoire lui aurait occasionné.

Cette mesure demeure d’un emploi restreint en France en raison notamment des incertitudes demeurant sur la validité du brevet délivré par le système français. Entre 1991 et 1996, seulement une petite dizaine d’actions en référé ont abouti à l’interdiction en France [TRIET G., 2000]. A l’étranger, en particulier dans les pays de droit anglo-saxon, l’équivalent de l’interdiction provisoire, l’injonction, est prononcée beaucoup plus souvent et a un caractère très dissuasif.

b) l’interdiction sous astreinte

Pour en revenir aux sanctions encourues dans le cadre de l’action principale, le juge dispose dans son arsenal de l’interdiction sous astreinte. Si le contrefacteur n’obtempère pas à l’interdiction de poursuivre ses agissements, il doit payer une pénalité supplémentaire par jour d’exploitation illégale. Cette pénalité est par exemple de l’ordre du prix de l’objet contrefaisant de sorte qu’elle est parfaitement dissuasive. L’avocat Jean-Louis FREYRIA a bien souligné ce point lors du 6ème Forum sur l’Intelligence économique qui s’est tenu du 25 au 27 septembre 2002 à Menton.

C – Autres sanctions

a) la confiscation des objets contrefaisants

Au cours de l’histoire la mesure de confiscation a varié, ce qui est significatif des problèmes qu’elle pose. Tout d’abord sont confisqués au nom du « tout indivisible » les ensembles incorporant l’invention contrefaite. Cela peut par suite mettre en cause des sommes importantes qu’il convient de déduire des dommages et intérêts tels que calculés au paragraphe III-2-A. Au début, l’Etat revendait lui-même les objets confisqués. Puis, à partir de la loi de 1844, ils ont été remis au breveté. Mais leur qualité n’est pas forcément la même que celle assurée par le breveté. Aujourd’hui, la destruction pure et simple tant des objets contrefaisants que des moules est privilégiée quitte à restituer au contrefacteur la valeur de leur matière première.

b) la publication du jugement

Effectuée dans des publications spécialisées propres au domaine d’activité du contrefacteur, une telle publication peut avoir un caractère dissuasif dans la mesure où son image de marque risque d’en être ternie. En pratique cependant, étant donné toutes les subtilités du droit des brevets, les sociétés sont peu enclines à juger défavorablement l’une d’elles qui serait condamnée pour contrefaçon. La PME qui a manqué de vigilance et n’a pas reconnu à temps qu’elle empiétait sur le champ de protection d’un brevet concurrent, fait figure plus de victime que de prédateur cherchant à s’emparer frauduleusement du marché.

Lire le mémoire complet ==> (La guerre des brevets : Quelles stratégies ?)
Mémoire de DESS en Ingénierie de l’Intelligence économique
Université de Marne-la-Vallée